вернуться на главную
СВЕТ «ЗАРИ» ВО МГЛЕ ХОЛОДНОЙ…
Переход осени в зиму – время далеко не лучшее. С годами в этом все сильнее убеждает не только русская поэзия, но и собственное самочувствие. Но для российских патентных поверенных и их коллег эти дни в конце ноября – начале декабря традиционно наполнены теплотой встреч, радостью общения, светом взаимопонимания, молодым задором.
IX научно-практическая конференция АРПП, проходившая 26 – 30 ноября 2003 г. в подмосковном пансионате «Заря» не стала исключением, собрав вместе более 100 патентных поверенных из России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Украины.
Тема обсуждалась животрепещущая: «Работа в условиях обновленного законодательства по промышленной собственности». И вполне понятным было желание собравшихся услышать комментарии самих разработчиков, сотрудников патентного ведомства.
Особенностям применения обновленного законодательства о товарных знаках и наименованиях мест происхождения товаров посвятила свое выступление помощник директора ФИПС по товарным знакам С.А.Горленко.
Новая редакция Закона о товарных знаках, подчеркнула она, позволила решить многие проблемы, появившиеся в процессе десятилетней практики его применения. Одновременно, что вполне объяснимо, внесенные в Закон изменения и дополнения породили другие вопросы, касающиеся регистрации, правовой охраны и использования товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. Например, каковы объективные критерии определения «особой ценности» объектов культурного наследия, исходя из положения п. 4 ст. 6 Закона и п. 2.6 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания?
При применении названных положений Закона и Правил необходимо исходить из участия России в Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. (ратифицирована 9 марта 1988 г.), норм федерального закона от 14 марта 1995 г. «Об особо ценных охраняемых природных территориях» (с изменениями от 30 декабря 2001 г.), федерального закона от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» (с изменениями от 26 ноября 2001 г. и 27 февраля 2003 г.).
Означает ли, что введение запрета на регистрацию словесных обозначений, нарушающих орфографию русского языка, делает невозможным регистрацию некоторых фантазийных обозначений, к примеру, таких, как «длянос»?
Русский язык – государственный язык в Российской Федерации. Его искажение следует рассматривать как действие, противоречащее общественным интересам. К искажениям русского языка можно отнести, в частности, соединение двух слов, имеющих смысловое значение, в одно: «дляног», «длярук» или написание слов с нарушением грамматики русского языка: «искуство» (вместо «искусство»), « карова» (вместо «корова»), «ковбаса» (вместо «колбаса») и т.д.
Такие обозначения не могут быть отнесены к фантазийным, поскольку фантазия – это нечто надуманное, неправдоподобное, несбыточное, продукт воображения. К примеру, фантазийными являются обозначения «Смак» (Самарская макаронная фабрика) или «МАКФА» (макаронная фабрика), представляющие собой новые образования, которые могут лишь ассоциативно указывать на связь с товаром, который они сопровождают.
Измененный Закон включает императивное требование о запрете регистрировать географические указания для сопровождения вин и спиртных напитков без экспертной оценки, если названные товары не происходят из соответствующей территории. Положение, отраженное в п. 5 ст. 6 Закона, перенесено из ст. 23 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), действующего в рамках ВТО. Однако до присоединения к ТРИПС данная норма не является действующей для России.
Вызывает вопросы трактовка понятия «известное» в связи с положениями п. 3 ст. 7 Закона. Под понятием «известное» подразумевается такой объект, о котором знают все, пользующийся широкой известностью, славой.
В контексте рассматриваемых положений условие известности применяется к фамилиям, названиям произведений науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, но не применяется к самому произведению искусства или его фрагменту, поскольку произведение является самостоятельным, равноправным по отношению к товарному знаку объектом авторского права. В этом случае запрет на регистрацию в качестве товарного знака должен распространяться на любое произведение искусства или его фрагмент, если не соблюдены условия для такой регистрации, предусмотренные Законом.
Часто спрашивают: как избежать столкновений между товарным знаком и наименованием места происхождения товара? Конфликты между названными средствами индивидуализации могут быть, в частности, предупреждены путем:
ограничения подачи заявок на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой наименования географических объектов или включающих такие наименования, исходя из четвертого абзаца п. 1 ст. 6 Закона. В этой ситуации учитывается, что наименованию географического объекта нельзя отказать в регистрации в качестве наименования места происхождения товара, если оно представляет собой обозначение, отвечающее требованиям п. 1 ст. 30 Закона;
проведения до подачи заявки на регистрацию товарного знака поиска на тождество или сходство до степени смешения не только с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет (п. 1 ст. 7 Закона), но и с зарегистрированными наименованиями места происхождения в отношении любых товаров (п. 2 ст. 7 Закона).
Как обычно, конкретным, четким, направленным на решение острых практических вопросов было выступление заместителя директора ФИПС по экспертизе В.Ю.Джермакяна. Его основная тема – работа экспертизы по новому законодательству. В частности, подчеркивалось, что формальная экспертиза еще более упрощена, подробно разъяснялось, что такое уведомление об охраноспособности, какова его роль, какой шанс оно дает заявителю, каков порядок представления уточняющих документов. Докладчик отметил, что в помощь заявителям и экспертам готовятся новые нормативные документы: рекомендации по оформлению заявок на изобретения и по проведению экспертизы.
Продолжая основную тему, свой взгляд на обновленное законодательство и нормативные акты в сфере промышленной собственности изложил заместитель начальника юридического отдела фирмы «Городисский и партнеры» В.А.Мещеряков. Учитывая, что благодаря ряду публикаций 2003 г. наши читатели уже знакомы с его позицией, не будем повторяться.
О первых итогах работы Палаты по патентным спорам рассказал ее руководитель Ю.В.Кононенко. Он подчеркнул, что создание одного административного органа вместо двух должно сократить сроки рассмотрения споров, упростить процедуру. Палата стала принимать возражения по полезным моделям, а также против признания товарного знака общеизвестным. Тем не менее, отметил докладчик, пока в Палату по патентным спорам поступило свыше 15 заявлений о признании товарного знака общеизвестным и ни одного возражения против.
На начало декабря минувшего года в Палате по патентным спорам находилось на рассмотрении около 3 тыс. дел. 600 из них перешли из Высшей патентной палаты, 1029 – из Апелляционной палаты, остальные поступили с мая 2003 г. Около половины из них связаны с ненадлежащим использованием товарного знака, около 1 тыс. – со спорами об охраноспособности.
Патентные поверенные, как обычно, поднимали практические вопросы. Установлению факта использования патента на промышленный образец посвятила свое выступление патентный поверенный В.В.Мордвинова (Санкт-Петербург):
– В рамках обновленного законодательства достоверность установления факта использования патента на промышленный образец во многих случаях не однозначна. Дело в том, что до введения изменений и дополнений в Патентный закон объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, в соответствии с п. 4 ст. 3 Закона определялся «совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка)», а теперь – совокупностью «его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца».
Значит, если заявка на промышленный образец была подана до введения в действие изменений и дополнений в Закон, то при установлении факта использования патента следует учитывать два периода:
до 11.03.2003 г. (и рассматривать признаки, отображенные на фотографиях изделия);
после 11.03.2003 г. (и рассматривать признаки, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца).
При этом может оказаться, что одно и то же художественно-конструкторское решение согласно одной редакции Закона используется в анализируемом объекте, а согласно другой редакции – нет. Такое противоречие является результатом того, что зрительное восприятие индивидуально, а некоторые адвокаты, ведущие дела по промышленным образцам, полагают, что при установлении факта использования во внимание следует принимать не изобразительную информацию, а только изложенный в письменном виде перечень существенных признаков (по аналогии с формулой изобретения).
Ошибочность такого утверждения очевидна. Если собрать десять экспертов и попросить их по перечню существенных признаков нарисовать (воссоздать) объект патентной защиты, то скорее всего мы получим десять разных эскизов, имеющих мало общего с запатентованным промышленным образцом.
Основная же информация при установлении факта использования промышленного образца изобразительная, поскольку оригинальность промышленного образца – это уникальность, неповторимость результата при параллельном творчестве.
Следовательно, при установлении факта использования промышленного образца замена изобразительной информации на текстовую не допустима. Перечень существенных признаков, изложенный в письменной форме, служит скорее для количественного, а не для качественного определения границ патентной защиты, так же как текстовое описание промышленного образца – только для толкования этих признаков.
Необходимо также отметить, что не могут быть существенными признаки, не определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия. К сожалению, до сих пор такие признаки, не нашедшие отражение на изображениях изделия, включаются в перечень существенных. Например: выполнение рукава с усилителем в области локтя, выполнение из карельской березы, обработка эластичным кружевом, выполнение из высокопрочной пластмассы и т.д.
Чья это вина: эксперта ФИПС или самого заявителя? И как быть в этом случае судебным экспертам, которые под присягой должны дать заключение об использовании в исследуемом натурном образце всех признаков запатентованного промышленного образца? Наличие таких признаков в перечне может стать причиной затягивания судебного разбирательства и даже сыграть на руку недобросовестному конкуренту. Ведь в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона «запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца».
Чтобы избежать ошибок при рассмотрении споров, связанных с использованием промышленных образцов, необходимо вынести на обсуждение те вопросы, с которыми мы столкнулись уже сегодня. Думаю, что Роспатенту следует прописать в методических материалах процедуру проверки факта использования промышленных образцов, иначе у заявителей пропадет вера в целесообразность патентования этих объектов.
Проблемы распоряжения патентными правами подробно проанализировал патентный поверенный В.Н.Дементьев (юридическая фирма «Гоулинг интернэшнл, инк.»):
– Нередко изобретение является результатом совместной деятельности, и в качестве патентообладателя выступают несколько лиц. Каков порядок использования такого изобретения и распоряжения правами на него?
В качестве главного принципа для этой ситуации Патентный закон России, основываясь на принципе свободы гражданского договора, провозглашает право владельцев патента самим установить этот порядок. Ст. 10 прямо указывает на это: «порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, если патент... принадлежит нескольким лицам, определяется договором между ними». Такой договор может содержать не только положения, связанные с использованием, например, вопросы распределения территории использования, но и положения, относящиеся к распоряжению правами, как в форме предоставления лицензий, так и в форме уступки своей доли патентных прав.
Основанием для такого суждения являются нормы российского гражданского законодательства, регулирующие вопросы общей собственности (глава 16 ГК РФ). Хотя в этих нормах речь идет об имуществе, по аналогии они применимы и к имущественным правам, в частности, патентным. Из двух категорий общей собственности (долевая и совместная) закон отдает предпочтение долевой собственности, определяя, во-первых (в части 3 ст. 244 ГК РФ), что «общая собственность... является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество» и, во-вторых, допуская даже для тех случаев, когда собственность является совместной, установление по соглашению совладельцев режима долевой собственности.
Режим долевой собственности, в первую очередь, предполагает определение доли каждого участника. В современных условиях отнесения прав интеллектуальной собственности к нематериальным активам, имеющим денежный эквивалент, это определение (доли) крайне важно, так как в противном случае задача балансового учета такого нематериального актива, внесения его в качестве вклада в уставной капитал становится практически неразрешимой.
В соответствии с правовыми нормами института долевой собственности соглашение между сообладателями патентных прав может определять:
право уступки, а также дарения, завещания, залога своей части (доли) патента (ст. 246 ГК), при этом уступке должно предшествовать предложение ее другим совладельцам патента, которые имеют преимущественное право на приобретение уступаемой доли;
право предоставления лицензий на использование изобретения, при этом логичным является, что лицензии, предоставляемые владельцами патента, как правило, будут неисключительными. Однако возможна ситуация, когда все права по предоставлению лицензий, включая исключительные, будут закреплены за одним из совладельцев патента;
условия распределения лицензионных платежей (дохода от распоряжения правами) между совладельцами патента. При отсутствии такого условия в соглашении распределение этих доходов будет осуществляться в соответствии с законом (ст. 248 ГК РФ) соразмерно долям совладельцев.
Не должно возникать сомнений, что лицензионные договоры, заключаемые раздельно совладельцами патентов, равно как и договоры уступки доли в патенте (которые логично называть договорами частичной уступки патента), должны регистрироваться в Роспатенте. При этом должно представляться и соглашение между совладельцами патента о порядке использования изобретения. При отсутствии в таком соглашении указанных выше условий о праве частичной уступки патента и о праве заключения лицензионных договоров возникает та же ситуация, как если бы договор не был заключен вовсе. В такой ситуации, как известно, в соответствии с Патентным законом каждый из патентообладателей может использовать изобретение по своему усмотрению, но не вправе предоставлять лицензию или уступить патент другому лицу.
Под использованием изобретения в этом случае понимается лишь использование именно его, а не исключительных прав в отношении него (ст. 128 ГК РФ относит к объектам гражданских прав как результаты интеллектуальной деятельности, так и права на них). То есть каждый из совладельцев патента может без согласия других совладельцев вводить в гражданский оборот овеществленные результаты изобретательской деятельности: изготавливать их, применять, предлагать к продаже, продавать, сдавать в аренду и т.д.
О субъективности оценки сходства товарных знаков до степени смешения говорил главный эксперт отдела товарных знаков юридической фирмы «Городисский и партнеры» В.В.Лыжин:
– Критерии оценки сходства до степени смешения, применяемые при экспертизе заявленных обозначений и в правоприменительной практике, достаточно подробно изложены в нормативных документах Роспатента. Тем не менее на практике имеют место случаи, когда в попытке установить истину сторонами применяются одни и те же критерии, однако выводы при этом делаются различные, а порой прямо противоположные.
Как представляется, установление истины зачастую невозможно без выяснения мнения самой заинтересованной стороны этих правоотношений. Речь идет о потребителе, который, не являясь непосредственным участником споров, возникающих между владельцами товарных знаков, самым непосредственным образом заинтересован в справедливом их разрешении исходя из своих интересов.
Однако, как правило, рассмотрение споров о сходстве товарных знаков происходит при непосредственном участии тех лиц, которые обладают специальными знаниями и специально готовились к спору на основе имеющейся законодательной базы. При этом арбитром в споре выступает опять же специалист в этой области – Роспатент.
Таким образом, изначально не предполагается участие в споре в качестве равноправной четвертой стороны так называемого потребителя. А утверждения правообладателей (или их представителей), нередко звучащие в ходе таких споров, о том, что потребитель воспринимает тот или иной товарный знак тем или иным образом, при отсутствии каких-либо определенных критериев имеют все основания быть не принятыми в расчет, как голословные и не имеющие никакой юридической силы.
Представляется, что разработка Роспатентом каких-либо разъяснений (в виде информационного письма, рекомендаций или иных документов), определяющих хотя бы основные принципы и подходы, которые могли бы применяться в таких ситуациях, существенно облегчит рассмотрение споров в сложных случаях, когда помимо анализа критериев, установленных Законом и регламентированных Правилами, необходимо исследование дополнительных фактов, влияющих на принятие решения. В частности, в числе таких фактов вполне может и должно фигурировать надлежащим образом полученное, исследованное и оформленное мнение среднего потребителя.
Продолжая тему надежной правовой охраны товарных знаков, патентный поверенный В.В.Усков (юридическая компания «Усков и партнеры», Санкт-Петербург) поднял вопрос о сходстве и различии понятий «брэнд» и «товарный знак», возможностях защиты брэнда в режиме авторского права.
Коллизии интересов, проблемы взаимоотношений патентных поверенных с Роспатентом, клиентами, между собой осветила в своем выступлении патентный поверенный Т.А.Вахнина (фирма «Иннотэк»).
Дальнейшее развитие эта животрепещущая, всегда актуальная тема получила в выступлении патентного поверенного А.А.Христофорова (юридическая фирма «Жигачев и Христофоров»), который рассказал коллегам, как идет работа над проектом закона о патентных поверенных.
При Ассоциации российских патентных поверенных образована рабочая группа, которая готовит обновленный проект закона, учитывающий реалии сегодняшнего дня. Предстоит обсудить вопросы, по которым у российских патентных поверенных пока нет единого мнения. Среди них – создание палаты патентных поверенных с обязательным членством, проблемы обязательного страхования, расширения монополии на оказание услуг, представительства патентных поверенных в судах.
Помимо российских специалистов, в конференции, как всегда, активно участвовали наши коллеги из стран СНГ и ближнего зарубежья. Из выступления С.И.Новикова (юридическая фирма «Городисский и партнеры», г. Киев) присутствующие узнали о последних изменениях и перспективах развития патентного законодательства Украины, а М.И.Дубинский (патентное агентство «Дубинский и Ошарова», г. Киев) рассказал об особенностях судебной защиты прав интеллектуальной собственности в Украине.
Конечно, выступления признанных специалистов, обмен опытом практической работы, совместное обсуждение наболевших вопросов – дело чрезвычайно важное и нужное. Но, думается, не только это ежегодно собирает вместе патентных поверенных из России и ближнего зарубежья. Не менее ценна атмосфера теплоты, взаимопонимания, доброжелательности, царящая на этих встречах. А потому от лица всех участников хочется поблагодарить бессменных организаторов конференций АРПП: Т.Г.Брагинскую, Т.В.Григорьеву, Н.А.Рыбину, Е.Б.Сулимову, а также сотрудников фирмы «Иннотэк», на этот раз подготовивших замечательную концертную программу.
Наш корр.